Die Beendigung der Markennutzung im Internet nach Beendigung des Lizenzvertrags

„Die Beendigung der Markennutzung im Internet nach Beendigung des Lizenzvertrags – gleichzeitig eine Anmerkung zu EuGH Urteil vom 06.03.2016, C-179/15, BGH Urteil vom 13.11.2013, I ZR 77/12 und LG Braunschweig, Urteil vom 04.06.2015, 22 O 1600/14“

von Rechtsanwalt Jürgen Kuck, LL.M. (Düsseldorf), Fachanwalt für Informationstechnologierecht und Rechtsanwalt Heiko Effelsberg, LL.M. (Münster), Fachanwalt für Versicherungsrecht[1]

Nahezu alle Verträge, die den Vertrieb von Produkten oder Dienstleistungen zum Gegenstand haben, enthalten Regelungen darüber, ob und wenn ja, in welchem Umfang der Vertriebsmittler berechtigt sein soll, die eingetragenen Marken des Unternehmers zum eigenen Marktauftritt und zur Werbung für das Produkt zu nutzen. Während der Laufzeit des Vertrags profitieren dabei beide Seiten von der Nutzung der Marke, der Vertriebsmittler durch die nach Außen dargestellte Zugehörigkeit zum Vertriebssystem eines am Markt eingeführten Produkts oder Unternehmens, der Unternehmer durch einen stärkeren Auftritt am Markt. Für den Fall der Beendigung des Vertriebsvertrags sehen die Verträge in der Regel vor, dass der Vertriebsmittler die Marke ab dem Zeitpunkt der Beendigung nicht weiter nutzen darf und ggf. noch vorgehaltene Werbematerialen zu vernichten oder an den Unternehmer herauszugeben hat. In Bezug auf die Nutzung der Marke im Internet treffen viele Verträge für die Zeit nach Beendigung des Vertrags entweder keine gesonderte Regelung oder sie ordnen nur an, dass der Vertriebsmittler für „die Löschung der Einträge zu sorgen hat“. Der nachfolgende Beitrag beschäftigt sich mit der Frage, zu welchen Handlungen der Vertriebsmittler im Einzelnen verpflichtet ist, um die Löschung von Internetbeiträgen herbeizuführen.

 

I.) Problemstellung

Die übliche Vertragsgestaltung im Bereich des Vertriebsrecht sieht vor, dass der Vertriebsmittler für die Dauer des Vertrags das Recht erwirbt, die eingetragenen Marken des Unternehmers im Rahmen der eigenen Unternehmenskommunikation zu nutzen. Häufig wird der Vertriebsmittler sogar konkret verpflichtet, Werbung in einem bestimmten Umfang selbst zu beauftragen und/oder sich mit einer Werbekostenbeteiligung an überregionalen Werbemaßnahmen des Unternehmers zu beteiligen. Beschränkt sich die Leistungspflicht des Unternehmers im Wesentlichen auf die Gewährung der Markennutzung, so spricht man in der Regel von einem Lizenzvertrag, andernfalls ist die Rechtsgewährung dogmatisch in typengemischte Verträge wie Handelsvertreter-, Vertragshändler- oder Franchisevertrag eingebunden, ohne dass dies eine rechtlich andere Behandlung rechtfertigen würde.

Das Recht zur Nutzung der Marke ist auf die Dauer des Lizenzvertrags beschränkt. Mit Beendigung des Lizenzvertrags entfällt somit die Berechtigung des Vertriebsmittlers, die Marke zu nutzen. Die Beendigung führt jedoch nicht dazu, dass zeitlich vor der Beendigung liegende zulässige Nutzungen der Marke mit der Beendigung unzulässig werden, weshalb der Vertriebsmittler zwar einerseits bereits gedruckte Werbematerialen nach Beendigung nicht mehr in Umlauf bringen darf, er aber andererseits nicht verpflichtet ist, die Folgen einer ursprünglich zulässigen Markennutzung nachträglich zu unterbinden. Häufig wird dies auch faktisch gar nicht möglich sein, denkt man etwa an Einträge in gedruckten Telefon- und Branchenbüchern oder bereits verteilte Werbematerialien etc.

Die Auswirkungen dieser Nachwirkung waren in der Vergangenheit überschaubar, weil Telefonbücher, Gelbe Seiten oder Branchenverzeichnisse regelmäßig neu aufgelegt wurden und bereits in Umlauf gebrachte Werbematerialen schnell verbraucht und entsorgt waren. Probleme ergeben sich heute jedoch dadurch, dass Beiträge im Internet nicht mehr verbraucht, ersetzt oder vergessen werden, sondern auch noch Jahrzehnte nach Beendigung der Verträge aufgefunden werden können.

Vor diesem Hintergrund regeln einige Lizenzverträge heutzutage ausdrücklich, dass der Vertriebspartner verpflichtet ist, nach Beendigung des Lizenzvertrags für die Löschung der Einträge im Internet zu sorgen. In der Praxis scheitert die Erfüllung dieser Pflicht jedoch häufig daran, dass Suchmaschinen und Portale ihre eigenen Daten speichern und regelmäßig mit den aktuellen Daten vergleichen, um „fehlende“ Datensätze wieder einzufügen. Außerdem werden zwischen Internetportalen regelmäßig große Datensätze gehandelt und auf Seiten des Käufers ohne weitere Prüfung in den eigenen Datensatz übernommen. Hinzu kommt, dass viele Eintragungen ohne Willen und ohne Kenntnis des Vertrieblers vorgenommen wurden, also eine vertragliche Verbindung zwischen Anbieter und Beworbenen nicht besteht.

Der Vertriebsmittler kann also in die Situation kommen, dass er sich nach Beendigung des Lizenzvertrags bemüht, eine Löschung der von ihm initiierten – möglicherweise auch die von Dritten ohne sein Zutun vorgenommenen – Einträge zu erreichen, und z.B. alle Betreiber der Internetseiten, auf denen er gelistet ist, anschreibt. Selbst wenn es ihm gelingen sollte, dass daraufhin die entsprechenden Seiten gelöscht werden, kann es passieren, dass die gelöschten Einträge einige Wochen später wieder im Internet zu finden sind. Daraus folgen zwei Fragen:

  1. Bleibt der Vertriebsmittler auch nach einer erfolgten Löschaktion weiterhin verpflichtet – und das u.U. über Jahre hinweg – gegen Interneteinträge vorzugehen, in denen er in Verbindung mit der Marke des Unternehmers gebracht wird, und
  2. muss er – und wenn ja wie muss er – gegen die Webseitenbetreiber vorgehen, die auch nach seiner Aufforderung zur Löschung bestimmter Einträge diese nicht löschen?

II.) Bisherige gerichtliche Entscheidungen

Dass dieses Problem nicht rein akademischer Natur ist, zeigen einige Entscheidungen jüngeren Datums:

1.) Urteil des Landgerichts Braunschweig vom 04.06.2015, Az. 22 O 1600/14[2]

Die Klägerin des Verfahrens hat ein Konzept zur Schulung von Kindern mit Lese- und Rechtschreibschwäche entwickelt und bietet selbständigen Lizenznehmern an, dieses Konzept gemeinsam mit der hierfür entwickelten und beim Deutschen Patent- und Markenamt zu ihren Gunsten eingetragenen Wort- und Bildmarke zu verwenden. Die Beklagte war aufgrund eines Lizenzvertrags aus dem Jahre 2007 Mitglied in dem Lizenzsystem und nutzte die Wort- und Bildmarke für ihren Außenauftritt, u.a. als Teil der Bezeichnung ihres Insituts. In einem vorangegangenen Verfahren haben die Parteien einen Vergleich geschlossen, nach dessen Inhalt die Beklagte zum 30.06.2013 aus dem Lizenzsystem ausgeschieden ist. In dem Lizenzvertrag war u.a. geregelt, dass der Lizenznehmer im Falle seines Ausscheidens verpflichtet ist, „unverzüglich alle Maßnahmen zur Löschung aller zur Kennzeichnung seines XYZ(„-Instituts“ – Ergänzung der Verfasser) verwendeten Zeichen, insbesondere die lizenzierten Marken, Namen und Geschäftsbezeichnungen im Telefonverzeichnis und sonstigen Verzeichnissen wie Telefon-, Ort- und im Branchenverzeichnis vorzunehmen und seine Kunden darüber zu informieren, dass eine Förderung nicht mehr nach dem XYZ-Konzept erfolgt; (…)“.

Die Beklagte sorgte im Weiteren für die Löschung der von ihr veranlassten Eintragungen in Verzeichnissen im Internet. Ca. einen Monat nach ihrem Ausscheiden aus dem Lizenzsystem wies die Klägerin die Beklagte schriftlich darauf hin, dass sich die „alte“ Namensgebung unter Verwendung der Wortmarke der Klägerin weiterhin in internetgestützen Verzeichnissen, z.B. „cyclex“, „Dialo“ und „Unternehmensauskunft“ findet. Nachdem die Einträge nicht gelöscht wurden – bzw. nach der Löschung wieder aktiviert wurden – mahnte die Klägerin die Beklagte ab und erhob schließlich Klage u.a. mit dem Antrag, dass die Beklagte verurteilt wird, es zu unterlassen, „im Geschäftsverkehr auf dem Gebiet (…) die Marke und den Namen „XYZ“ im Internet, unter anderem auf den Internetseiten www.2cyclex.de, www.dialo.de und www.unternehmensauskunft.com zu verwenden“. Das Landgericht hat der Klage in diesem Umfang stattgegeben und zur Begründung ausgeführt, dass sich der Unterlassungsanspruch schon aus der vertraglich übernommenen Verpflichtung ergebe. Die Regelung sei klar und deutlich dahingehend auszulegen, dass der Lizenznehmer nach Beendigung des Lizenzvertrags verpflichtet sei, für die Löschung der Einträge zu sorgen, unabhängig davon, ob er selbst oder Dritte die Eintragung veranlasst hätten. Die Übernahme dieser Verpflichtung sei auch nicht unangemessen im Sinne des § 307 BGB. Zwar stelle es einen erheblichen Aufwand dar, alle Betreiber anzuschreiben, das Interesse des Markeninhabers wirke aber stärker. Nach Ansicht des Landgerichts soll der Verpflichtung auch nicht entgegen stehen, dass eine vollständige Löschung nicht möglich sei. Das Landgericht sah ggf. in einem erfolglosen Bemühen – dessen Grad jeweils im Einzelfall zu bestimmen sei – einen Ausschluss des Verschuldens, so dass dann keine Sanktion folgen könne. In seiner Begründung verwies das Landgericht dabei im Wesentlichen auf das Urteil des BGH vom 13.11.2013, I ZR 77/12, in dem der I. Senat ausgeführt hat, dass „der Schuldner eines Unterlassungsanspruchs nicht nur alles zu unterlassen (hat), was zu einer Verletzung führen kann, sondern (er) muss auch alles tun, was im konkreten Fall erforderlich und zumutbar ist, um künftige oder andauernde Verletzungen zu verhindern oder rückgängig zu machen“[3]. Der Unterlassungsschuldner soll daher verpflichtet sein, auch dann eigene Recherchen durchzuführen, wenn er selbst die Einträge nicht veranlasst hat[4].

2.) Urteil des Bundesgerichtshofs vom 13.11.2013, I ZR 77/12

Ob das in Bezug genommene Urteil des Bundesgerichtshofs allerdings die Entscheidung trägt, ist zumindest fraglich. Denn auch wenn es dort um die unberechtigte Nutzung von Markenbestandteilen in Onlineverzeichnissen geht, so unterscheidet sich der Sachverhalt doch in einem – und nach diesseitiger Ansicht entscheidenden – Punkt.

Gegenstand der Entscheidung des Bundesgerichtshofs war eine Klage des „Zentralverband der Deutschen Haus-, Wohnungs- und Grundeigentümer e.V.“, der ein als GmbH organisiertes Immobilienmaklerunternehmen außergerichtlich in Anspruch genommen hat, es zu unterlassen, in ihrer Firmierung die Bezeichnung „Haus & Grund“ zu verwenden. Auf die Abmahnung gab die Beklagte eine Unterlassungserklärung ab, es zukünftig zu unterlassen, im geschäftlichen Verkehr die Bezeichnung „Haus & Grund“ im Firmennamen sowie die Wort- und Bildmarke „Haus & Grund“ in irgendeiner Form zu verwenden oder sonst in Verkehr zu bringen. Für jeden Fall der Zuwiderhandlung gegen diese Verpflichtung versprach die Beklagte die Zahlung einer Vertragsstrafe von 25.000 EUR. Die Klägerin stellte jedoch fest, dass die Beklagte auch weiterhin in Online-Fernsprech- und Branchenverzeichnissen wie „ortsverzeichnis.org“, „stadtbranchenbuch.com“, „11880.com“, „gelbeseiten.de“ sowie im Kartendienst „google maps“ mit der ursprünglichen Firmenbezeichnung, die die Bestandteile „Haus & Grund“ enthielt, aufgeführt war. Die Klägerin nahm die Beklagte daraufhin auf Zahlung der Vertragsstrafe in Anspruch. Der BGH hat das klageabweisende Urteil der Berufungsinstanz aufgehoben und so das klagestattgebende Urteil des Landgerichts wiederhergestellt.

Anders als das Berufungsgericht sah der BGH dabei die Vertragsstrafe aufgrund der Eintragungen als verwirkt an, auch wenn die Beklagte selbst die Eintragungen nicht veranlasst hatte. Er begründet dies damit, dass die markenverletzenden Einträge in den Branchenverzeichnissen auf das eigene schuldhafte Verhalten der Beklagten, nämlich der rechtsverletzenden Firmierung beruhen[5]. Die Beklagte habe damit rechnen müssen, dass die Firmierung von Branchendiensten in im Internet verfügbare Verzeichnisse aufgenommen würde[6]. Infolgedessen sei die Beklagte aufgrund der übernommenen Unterlassungsverpflichtung gehalten, unverzüglich eigene Recherchen durchzuführen und die Betreiber der gängigsten Dienste zu veranlassen, die Firmierung zu entfernen[7].

Gerade in dieser Begründung dürfte aber der Unterschied zu dem Fall liegen, dass der Markennutzer aufgrund des Lizenzvertrags ursprünglich berechtigt war, die Marke zu verwenden. Dann kann ihm nämlich gerade kein persönliches schuldhaftes Verhalten vorgeworfen werden, aus dem sich eine Löschungsverpflichtung für Einträge ableiten ließe, die er nicht veranlasst hat.

3.) Urteil des EuGH vom 03.03.2016, C-179/15

Eine Klärung der beiden oben aufgeworfenen Fragestellungen dürfte nunmehr jedoch mit der Entscheidung des EuGH vom 03.03.2016, C-179/15 vorliegen.

Der zu entscheidende Sachverhalt ist in gewisser Hinsicht „lehrbuchhaft“. Klägerin des Verfahrens ist die Daimler AG als Inhaberin der Marke „Mercedes-Benz“. Die Beklagte ist eine Gesellschaft ungarischen Rechts und betreibt den Verkauf von Fahrzeugen und Fahrzeugteilen an Endkunden und bietet Reparaturdienstleistungen an. Aufgrund der vertraglichen Vereinbarungen war die Beklagte berechtigt, die Marke „Mercedes-Benz“ zu nutzen und sich als „zertifizierte Mercedes-Benz-Werkstatt“ zu bezeichnen. Während der Vertragslaufzeit beauftragte die Beklagte ein Unternehmen, für sie auf der Homepage des Dienstleisters unter Verwendung der Bezeichnung „zertifizierte Mercedes-Benz-Werkstatt“ zu werben. Nach Beendigung des Vertrags forderte die Beklagte den von ihr beauftragten Dienstleister auf, die Anzeige so abzuändern, dass kein Hinweis auf eine vorherige Zusammenarbeit mit der Klägerin besteht. Außerdem forderte die Beklagte andere Betreiber von Webseiten auf, auch andere Anzeigen zu löschen, in denen auf die Zusammenarbeit mit der Klägerin hingewiesen wird und die ohne Zustimmung und Auftrag der Beklagten online geschaltet wurden. Eine Löschung der Seiten erfolgte nicht, sondern die Anzeigen waren weiterhin abrufbar. Außerdem wurde bei der Google-Suche nach Eingabe der Firma der Beklagten automatisch der Zusatz „zertifizierte Mercedes-Benz-Werkstatt“ ergänzt.

Die Klägerin erhob daraufhin Klage und verlangte, festzustellen, dass die Beklagte ihre Markenrechte verletzt habe und verlangte die Löschung der Anzeigen, die Unterlassung weiterer Markennutzungen sowie die Veröffentlichung einer Richtigstellung in nationalen Medien.

Das angerufene Gericht hat das Verfahren ausgesetzt und den Sachverhalt im Wege der Vorabentscheidung dem EuGH vorgelegt, um zu klären, ob die entsprechende Richtlinie so auszulegen ist, dass der Markeninhaber auch dann gegen den Inanspruchgenommenen vorgehen kann, wenn die Anzeige weder von diesem selbst noch auf dessen Rechnung ins Internet gestellt wurde und die online bleibt, auch wenn der Inanspruchgenommene die Löschung verfolgt hat.

Der EuGH hat hierzu festgehalten, dass „einem Werbenden selbständige Handlungen anderer Wirtschaftsteilnehmer wie die der Betreiber von Referenzierungswebsites, mit denen der Werbende keine unmittelbare oder mittelbare Beziehung unterhält und die nicht im Auftrag und für Rechnung des Werbenden, sondern auf eigene Initiative und im eigenen Namen handeln, nicht zuzurechnen sind.“[8] Dies folgert der EuGH aus der Tatsache, dass die entsprechende Richtlinie Unterlassungsansprüche für den Markeninhaber vorsieht, wenn ein Dritter unberechtigt die Marke „benutzt“. Eine Benutzung setze aber ein aktives Verhalten und eine unmittelbare oder mittelbare Herrschaft über die Benutzungshandlung voraus[9]. Daran fehle es, wenn die Handlung von einem unabhängigen Wirtschaftsteilnehmer ohne Zustimmung des Werbenden vorgenommen werde[10].

Genauso soll es auch an einer Benutzung durch den Werbenden fehlen, wenn zwar die Anzeige in seinem Auftrag oder mit seiner Zustimmung platziert wurde, aber der Werbende den Betreiber der Website aufgefordert hat, die Anzeige oder die in ihr enthaltene Nennung der Marke zu löschen[11].

III. Fazit

Die vom EuGH vorgegebene Auslegung und der damit vorbestimmte Weg der Risikoverteilung überzeugt. Die oben aufgeworfenen Fragen sind danach wie folgt zu beantworten:

  1. Der Lizenznehmer ist nach Beendigung des Lizenzvertrags verpflichtet, an diejenigen Betreiber von Websites heranzutreten, bei denen er eine Anzeige unter Verwendung der Marke unmittelbar oder mittelbar veranlasst hat. Um die Löschung von Anzeigen, die ihm nicht zurechenbar sind, weil sie von unabhängigen Dritten initiiert wurden, muss er sich nicht kümmern.
  2. Löscht der Betreiber einer Website eine von dem Lizenznehmer veranlasste Anzeige trotz Aufforderung nicht, so hat dies zur Folge, dass der Eintrag dem Lizenznehmer nicht mehr zurechenbar ist.

Die Rechte des Markeninhabers werden durch diese Verteilung im Übrigen nicht beeinträchtigt, da es ihm freigestellt ist, wegen der unerlaubten Markennutzung direkt gegen den Betreiber der Website vorzugehen und so eine Löschung zu bewirken. Dies hat umso mehr seine Berechtigung, als zumindest zweifelhaft ist, ob der ehemalige Lizenznehmer, der nun gerade keine Berechtigung zur Nutzung der Marken besitzt, überhaupt noch berechtigt ist, Markeneinträge seines ehemaligen Lizenzgebers löschen zu lassen, denkt man an den Fall, dass der Lizenzgeber für das Lizenzgebiet einen Nachfolger eingesetzt hat.

Bleibt die Frage, wie die die Rechtsansicht des BGH in der unter Ziffer II, 2) angeführten Konstellation im Hinblick auf die Entscheidung des EuGH zu bewerten ist. Nach Ansicht der Verfasser widersprechen sich beide Entscheidungen jedoch nicht, weil in dem vom BGH entschiedenen Sachverhalt die rechtsverletzenden Eintragungen auch ursprünglich auf einer Verletzung der Markenrechte des Markeninhabers beruhten, sie also Folgen eines vorangegangenen rechtswidrigen Verhaltens waren und als solche zu sanktionieren sind.

[1] Die Verfasser sind Partner der Kanzlei Kuck & Effelsberg Rechtsanwälte GbR in Düsseldorf.

[2] Das Urteil des Landgerichs ist bislang nicht veröffentlicht. Gegen das Urteil wurde Berufung zum OLG Braunschweig eingelegt, die dort unter dem Az. 2 U 70/15 geführt wird. Die Verfasser sind an dem Verfahren beteiligt.

[3] LG Braunschweig, Urteil vom 04.06.2014, 22 O 1600/14, Seite 6 (unten) mit Nachweis auf BGH Urt. vom 13.11.2013 – I ZR 77/12 – Vertragsstrafenklausel – GRUR 2014, 595-598 Tz. 26 zitiert nach JURIS.

[4] LG Braunschweig, aaO, Seite 7 (oben) mit Nachweis auf BGH aaO, Tz 29.

[5] BGH, Urteil vom 13.11.2013, Rz. 35 (zitiert nach open.Jur 2014, 7847).

[6] BGH aaO.

[7] BGH aaO.

[8] EuGH, Urteil vom 03.03.2016, C-179/15, Rz. 36, abrufbar unter www.curia.europa.eu.

[9] EuGH aaO, Rz. 39.

[10] EuGH aaO.

[11] EuGH aaO, Rz. 44.